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美國專利申請的保命符

雖然聘僱契約書也是紙本文件,但是讓與契約書的效力大於聘僱契約書。因為讓與契約書的客體非常具體,就是該項發明與專利權,而聘僱契約書的內容卻是籠統的,多是記載「在職期間,所有智慧財產都應歸屬於公司」,究竟是哪項智慧財產,在聘僱契約中都是無法指明的。因此,公司在申請美國專利時,不論是以發明人或是公司作為申請人,務必一定要取得發明人簽屬的讓與該發明權利契約書,這是一張具有百分百絕對效力的保命符。

甲公司是一家資本額不大的中小企業,為能在狹窄的競爭環境中生存,除了代工產品外,也兼做部分研發工作,以開拓公司的產品路線,增加公司的營收。公司創立初期,由於僅是未超過20人的公司,因此並未建立員工應簽署聘僱契約的制度。某日,卻因為缺乏這份資料,導致專利權無法歸屬到公司,這是為何?然而,即使有聘僱契約書,就真的可以高枕無憂的拿到專利權嗎?

在美國AIA修法公布之前,僅有發明人可以作為申請人,公司不可以作為申請人,公司在專利權的角色中是受讓人。也就是說都必須經過發明人移轉發明權利給公司,這時候的移轉證據資料,都是由發明人簽屬一份讓與契約書。多年來,甲公司也都如期通過審查,取得專利權證書。

而在AIA修法後,美國開放公司可以作為申請人,此時公司的角色便有三種選擇,一為已經與發明人簽署讓與契約書的受讓人;二為有權利要求發明人簽屬讓與契約書的權利人角色;三為對於專利權有利害關係之人。自從此項修法開放後,甲公司於是變更申請策略,將公司的部分美國申請以第二種身分提出申請,不再向發明人要求簽署讓與契約書。部分仍是維持以往的申請策略。

美國AIA修法的目的,是要貼近歐陸法系國家的專利申請制度。因為歐陸法系的國家,都是可以以公司作為申請人,因為公司與發明人間存在著聘僱關係,員工的發明都是歸屬於公司。但是美國卻是沒有如此的法律規定,美國法制是尊重當事人間的契約約定,凡是權利移轉都必須有雙方正式簽署的紙本文件,如果有第三人主張其應為真正權利人時,則必須提出紙本證據資料,證明自己才是權利人。

甲公司若是維持以發明人為申請人的策略,又認為在AIA修法後,不需要再要求發明人簽屬讓與契約書而提出專利申請。這時候,因為公司未有控存聘僱契約書,又無真正的讓與契約書的雙重缺失文件狀況下,申請案即使收到核准通知書,公司也傻傻的繳了相關費用,最終專利權還是歸屬在發明人身上。

若是以AIA修法的第二種公司身份提出申請,在專利審查過程中,也都如期答辯,獲得專利權。但在權利主體主張部分,就不會有問題嗎?專利申請案審查的是專利三性,而專利權歸屬不是美國專利局所管轄的事務,除非是發生DERIVATION狀況。所以此種情況下取得的專利權,當有第三人提出與發明人簽署的正式讓與契約書時,甲公司就無法主張自己是專利權人。也就是說,雖然聘僱契約書也是紙本文件,但是讓與契約書的效力大於聘僱契約書。為何如此?讓與契約書的客體非常具體,就是該項發明與專利權,而聘僱契約書的內容卻是籠統,多是記載「在職期間,所有智慧財產都應歸屬於公司」,究竟是哪項智慧財產,在聘僱契約中都是無法指明。也因此,在具體與籠統的衝突中,美國曾有的司法判決就是以具體具有優先效力。

因此,公司在申請美國專利時,不論是以發明人或是公司作為申請人,務必一定要取得發明人簽屬的讓與該發明權利契約書,這是一張具有百分百絕對效力的保命符。
日期: 20/8/2015
來源:北美智權報

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